以Aloha的名义,请不要放弃你的商标




在芝加哥市中心,距我们公司不到半英里的地方,有家叫做Aloha Poke Co.的餐馆。这家餐馆是自2016年起,Aloha Poke Holding有限责任公司在大芝加哥地区开设的9家类似餐馆之一。

对于喜欢寿司和生鱼片的人们来说,夏威夷食品poké成为了他们的钟爱。将新鲜海鲜和蔬菜相结合,加上各色调味品,再配上米饭,poké是此类美食爱好者的自然选择。


从2012年起,poké开始在全美走红。从遍布全美,如雨后春笋般的新poké餐馆就可见一斑。

为了让自己从众多poké餐厅中脱颖而出,Aloha Poke首先在2016年5月25日,对“Aloha Poke”商标进行了注册申请,表示自己从2016年3月份起就开始使用“Aloha Poke”作为商业名称。2016年8月,“Aloha Poke”商业名称注册得到批准,随后的2017年1月,“Aloha Poke”商标设计注册也到了批准。

商标,是一个特定的标志、设计或符号,来识别某商品、服务,并用于区别于其他。因此,“Aloha Poke”的商标注册是Aloha Poke品牌保护的里程碑一步。“Aloha Poke”商标,从此仅用来识别Aloha Poke提供的特定产品和服务。

尽管如此,只对商标进行注册对于品牌保护来说是远远不够的。一个商标拥有者必须对自己申请的商标进行保护并进行监管。为了做到这一点,Aloha Poke打响了品牌保护的第一枪,他向全美范围内所有用“aloha”宣传“Poke”的商家发出了“禁止通知函”,要求它们停止使用“Aloha Poke”商业识别。

值得注意的是,一家位于阿拉斯加州安克拉治的餐厅Aloha Poke Stop迅速就范。这家由夏威夷人Tasha Kahele自2014年就开始经营的餐厅,在收到通知函后,迅速将店名从“Aloha Poke Stop”改为了“Lei’s Poke Stop”,避免进一步的法律纠纷。


在“Aloha Poke”广发“禁止通知函”后,一石激起千层浪。在夏威夷,aloha是常用的问候与祝福语,很多当地居民认为“Aloha”对于夏威夷社区具有神圣的意义,不应该被某一特定商家单独占有,限制他人使用。

然而,商标法中并未就一个词语是否具有神圣含义做出明确区分。

事实上,在去年Matal v. Tam一案中,最高法院判决,言论自由不应因其语言表达具备冒犯性而被禁止。因此,最高法院判决保护冒犯性语言在商标中的使用,并且指出,亚裔乐队使用“Slants”作为其乐队的名称受美国宪法第一修正案的保护。同样的道理,“Aloha Poke”的商标注册权,不能因为该行为触碰了夏威夷人的敏感神经而遭到剥夺。

其实,在人们对“Aloha Poke”注册商标争论地喋喋不休的时候,却忘了同样的商标法也赋予了解决该事端的方法:取消商标注册与早先使用权利。

 

 


取消商标注册

“取消商标注册”是一项法律程序,可以取消原商标注册者拥有该商标的权利,“取消商标注册”设立的目的是用于保护商家的财产。在一个商标注册完成5年之内,如果另一个商家认为被注册的商标理应归其拥有,他可以向法院提交请求,要求取消原商标注册者拥有该商标的权利。其中,“取消商标注册”的一个重要依据就是某商家在原商标注册者注册该商标之前,就已经开始使用该商标。

例如“Aloha Poke”的例子,Tasha Kahele在“Aloha Poke”商标注册前就开始使用“Aloha Poke”字眼作为其餐厅的名字。在这样的情况下,Tasha Kahele在得知“Aloha Poke”被人抢注后,有5年的时间去申请“取消商标注册”,夺回“Aloha Poke”的商标所有权。

早先使用权利

另一种情况是“早先使用权利”。根据习惯法,一个商家在某一地区率先使用了某一商标,即便该商家未对商标进行注册,他可以使用该商标的权利也凌驾于后来商标注册者在该地区使用此商标的权利。

回到“Aloha Poke”的例子,如果Tasha Kahele在“Aloha Poke”被正式注册为商标前就开始使用“Aloha Poke”作为餐厅名字,那么该餐厅可以继续使用“Aloha Poke”作为商标。至少在餐厅经营的阿拉斯加州安克拉治本地是完全合法的。

综上所述,在回复任何商标“禁止通知函”之前,应首先考虑进行法律咨询,寻求“取消商标注册”与“早先使用权利”提供的解决方案。(吴大同律师撰文,本网编译整理)

 

吴大同律师

吴大同律师,美国知识产权领域的资深华裔律师,从业近二十年。吴大同律师拥有加州大学伯克利分校分子细胞专业本科、斯坦福大学微观生物学硕士、康奈尔大学分子生物学博士,福特汉姆大学法学博士。

吴律师提供的法律服务主要包括:

★ 专利诉讼   ★ 专利申请

★ 商标版权   ★ 知识产权转让


吴律师的从业领域,涵盖专利、版权、商标等所有知识产权领域,涉及面包括消费产品、化工产品、电子与计算科技、机械、医疗设备、药品、生物科技等各大产业。吴大同律师尤其精通生物医药领域,专利药品vs.仿制药品所涉及专利案。

吴大同律师就职的麦MHM师事务所,是全美规模最大、专精知识产权的律师事务所之一,背后是拥有强大的专业律师团队。吴律律师拥有美东、美中地区联邦法庭执照,庭辩经验丰富,多次在美国专利与商标办公室、国际贸易委员会为客户争取和维护权益。

吴大同律师,祖籍江苏,是美国知识产权领域的知名华裔律师,中英文双语,他所服务的客户包括在中国及亚洲运作的美国公司、财富500强企业,以及众多拓展美国业务的中资企业。

 


吴大同律师教育背景

福特汉姆大学 法学博士
Fordham University School of Law, J.D.

康奈尔大学 分子生物学博士
Cornell University, Ph.D., Molecular Biology

斯坦福大学 微观生物学硕士
Stanford University, M.S., Microbiology

加州大学伯克利分校 分子细胞生物学本科
University of California at Berkeley, B.A., Molecular & Cellular Biology



吴大同律师从业执照与资质

纽约州东部地区联邦法院
U.S. District Court for the Eastern District of New York

纽约州南部地区联邦法院
U.S. District Court for the Southern District of New York

麻省地区联邦法院
U.S. District Court for the District of Massachusetts

新泽西州联邦法院
U.S. District Court for the District of New Jersey

密苏里州东部地区联邦法院
U.S. District Court for the Eastern District of Missouri

密苏里州西部地区联邦法院
U.S. District Court for the Western District of Missouri

美国专利与商标办公室
U.S. Patent and Trademark Office

吴大同律师所在的MHM律师事务所(McAndrews, Held & Malloy),成立于1988年,位于芝加哥市中心,是美国规模最大、专精知识产权的律师事务所之一,拥有业界德高望重的知识产权律师团队、合作机构,以及高科技领域的技术专家。

从专利、商标申请策略,到专利诉讼,在任何涉及专利、商标、版权、商业秘密、不公平竞争领域,有关产品设计专利、公司并购案中设计的知识产权转让,全球知识产权管理等等,MHM律师事务所均能提供全方位的专业知识产权法律服务。

MHM的客户包括全球性跨国企业、财富500强企业,世界知名大学及科研机构,以及众多初创企业。MHM律师所事务所的成功案例包括:

★  在专利侵权受害者要求10亿美元赔偿的案件中,为受害者辩护并取得彻底胜利。

★  为客户在一起知识产权纠纷案中赢得1.66亿美元赔偿,曾创造知识产权案件的历史记录。

★  在一起涉及医疗设备的侵权案中,为客户赢得7000万美元的赔偿。

★  有关医疗设备专利的案件中,客户争取到陪审团的有利判决,裁定知识产权侵权指控无效,相关专利无效,有关滥用商业秘密的指控无效。

★  在一起有关列车机轮的知识产权案件中,为客户在国际贸易委员会(ITC)争取到为期十年的排他性执行令,也为客户争取到联邦巡回法庭的有利判决。



吴大同律师
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